Рассмотрение споров о нарушении патентов и судебная практика

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТОВ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Реализация товара и патентная чистота

В мировой патентной практике хорошо известны подходы, позволяющие достаточно полно оценить объем обоснованных материальных претензий владельца нарушенного патента, (такой патент в литературе и других источниках обычно называют "мешающим") т.е. ту сумму, которая в конечном счете может быть определена судом в качестве возмещения ущерба, понесенного патентовладельцем. Другими словами, решается задача, состоящая в том, чтобы определить степень риска, связанного с реализацией данного товара — продукции либо технологии, подпадающих под действие выданного в данной стране и не утратившего силу патента исключительного права на изобретение (устройство, способ или вещество), т.е. не обладающих в этой стране "патентной чистотой". Напомним, что под патентной чистотой в официальных документах понимается юридическое свойство объекта (товара), заключающееся в том, что он может быть беспрепятственно реализован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории прав промышленной собственности.

В соответствии с этим определением патентной чистотой обладают такие объекты, которые не подпадают под действующие в данной стране патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства на товарные знаки или знаки обслуживания, а также не нарушают фирменные наименования и указания места происхождения товаров. При этом имеется в виду, что патенты носят строго территориальный характер, т.е. имеют силу только на территории той страны, где они выданы, либо вполне определенной группы стран, охваченных соответствующим соглашением. В настоящее время действуют три таких соглашения:

1) соглашение о Европейском патенте, в котором участвуют страны Европы: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария, Швеция. Европейский патент выдается Европейским патентным ведомством (ЕПВ), расположенным в Мюнхене (Германия);

2) соглашение африканских стран, входящих в Африканскую организацию интеллектуальной собственности (ДОИС). В этой организации в настоящее время участвуют Бенин, Буркина Фасо, Габон, Гвинея, Камерун, Конго, Кот Дивуар, Мавритания, Мали, Нигер. Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика и Чад, причем патент выдается патентным ведомством Камеруна (г. Яунда);

3) соглашение англоязычных африканских стран, входящих в Африканскую региональную организацию промышленной собственности (АРОПС), в которой участвуют Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Малави, Свазиленд, Судан, Уганда. Патентное ведомство АРОПС находится в Зимбабве (г. Хараре).

Любой патент имеет не только территориальный, но и срочный характер, т.е. действует (при условии своевременной уплаты пошлины за его охрану) только в течение строго ограниченного патентным законом срока, который а настоящее время составляет а различных странах от 15 до 20 лет и практически не может быть продлен.

Здесь рассматриваются и оцениваются только возможные экономические санкции, т.е. те конкретные суммы, которые может определить суд по иску патентовладельца для возмещения его материального ущерба. Другие виды санкций (компенсация морального ущерба, запрещение реализации товара, наложение ареста на контрафактный товар (Под контрафактным товаром понимается товар, при реализации или ином использовании которого нарушены права владельца действующего патента (патентов) и т.д.) здесь не рассматриваются.

Факторы, влияющие на оценку объема возможных претензий, связанных с нарушением патента

Оценку объема возможных претензий, связанных с нарушением действующего патента, следует проводить в тех случаях, когда будет установлен факт подпадания проверяемого объекта (полностью или отдельных его агрегатов, узлов, элементов и т.п.) под действие того или иного патента (патентов) в одной или нескольких странах. Характер этой оценки должен быть различным в зависимости от вида работ и задач, с которыми проводится экспертиза объекта на патентную чистоту, а именно:

если не обладает патентной чистотой результат НИР, нужно определить, в какой мере это отражается на объекте техники, создаваемом на основе данной НИР, и каковы масштабы реализации этого объекта а стране и за границей. Это же относится и к выполнению конкретной разработки устройств, способов и веществ;

при разработке проектов стандартов оценивают масштабы применения стандартизуемого объекта, а также возможности его самостоятельных поставок;

для лицензий, услуг типа инжиниринг, выставочных экспонатов и объектов экспорта руководствуются оценкой масштабов их реализации в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной статье с учетом всех факторов, определяющих обоснованный объем возможных претензий.

Следует иметь в виду, что иск о нарушении может быть заявлен владельцем патента в течение всего срока действия патента, а в ряде случаев (с учетом сроков исковой давности а данной стране и других обстоятельств, в том числе времени, когда владельцу права стало известно о его нарушении) — и после истечения срока действия нарушенного патента.

Пример. В стране, где срок действия патента составляет 20 лет, а срок исковой давности — 5 лет. нарушенный патент действовал с 1 февраля 1960 г. по 31 января 1980г. и был нарушен в июле 1976 г. Владелец мог узнать о нарушении своего патента только в сентябре 1989 г. (ранее для него узнать об этом было по ряду причин невозможно). С учетом того, что нарушение произошло в период действия данного патента, а срок исковой давности течет по закону лишь с того момента, как лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (т.е. с сентября 1989 г.), иск может быть заявлен в период до сентября 1995 г., хотя срок действия патента давно истек.

Объем претензий (сумма иска) владельца нарушенного патента и, следовательно, сумма возможного возмещения по суду причиненного ему ущерба, определяется:

видом нарушения патента;

категорией контрафактного объекта (устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма);

предметом патента (объект в целом или часть его: агрегат, узел, блок, элемент и т.п.);

стоимостью (продажной ценой) объекта или той его части, которая является предметом патента, и прибылью, получаемой нарушителем при реализации этого объекта;

объемом реализации объекта на дату предъявления претензией и общей суммой, полученной при этом прибыли;

конъюнктурой рынка в данной стране;

другими факторами, характерными для данного конкретного случая.

Понятие "нарушение патента"

При исследовании вопроса о нарушении патента нужно учитывать, что в настоящее время на практике (в том числе и в литературе) существует некоторая терминологическая неопределенность в трактовке самого понятия о нарушении патента. В зависимости от целей, с которыми это понятие применяется, распространены (причем с достаточной степенью правомерности) две его трактовки.

В первом случае, когда речь идет о сопоставительном анализе патента с проверяемым объектом, под нарушением патента понимается использование всех без исключения признаков хотя бы одного из пунктов формулы этого патента, и если это так, то делается обоснованный вывод об отсутствии патентной чистоты проверяемого объекта в отношении страны, на территории которой действует данный патент.

Однако самого факта уже состоявшегося нарушения еще нет — оно носит как бы потенциальный характер, потому что реальное нарушение произойдет только в том случае, если не обладающий патентной чистотой объект будет фактически реализован в этой стране: изготовлен, поступит в продажу, будет предложен к продаже, экспонирован и т.п.

Во втором случае под нарушением патента понимают конкретные действия, направленные на ту или иную форму использования (реализации) контрафактного объекта, которые уже влекут за собой ответственность за нарушение прав патентовладельца, определяют для него право требовать (по суду или иным образом) применения соответствующих санкций.

Действия, которые в этом смысле считаются нарушением патентов, определяются патентным законодательством (если они там указаны) и судебной практикой.

К ним могут быть отнесены:

изготовление (производство) продукции, в которой использовано запатентованное изобретение, с целью ее последующей коммерческой реализации;

коммерческая реализация (продажа) объекта, в котором использовано запатентованное изобретение;

ввоз такого объекта в страну с целью продажи;

предложение этого объекта к продаже;

применение в коммерческих целях запатентованной технологии;

экспонирование продукции или технологии, в которых использовано изобретение по патенту;

хранение подобной продукции на складе с целью продажи;

применение изобретения по патенту в транспортных средствах на территории стран, не являющихся участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

косвенное нарушение патента.

Наиболее крупным объем патентных претензий может быть в тех случаях, когда нарушение патента состоит в производстве и реализации объекта, а также в использовании при этом запатентованной технологии. В существенно меньшем объеме претензии могут быть предъявлены при ввозе в страну или хранении продукции на складе, поскольку реализация еще не состоялась, и большого ущерба патентовладелец еще не понес. Объем претензий в случае экспонирования объекта также будет небольшим (если не заключены контракты на поставку или лицензионные соглашения на базе экспонатов), равно как и при использовании изобретения в транспортных средствах. Если такие контракты или соглашения были на выставках заключены, то претензии могут уже исчисляться из общей суммы этих контрактов и соответственно из упущенной выгоды патентовладельца. Во многих случаях при подобных обстоятельствах, если еще не было реализации в рачительном объеме, претензии могут ограничиться требованием о прекращении нарушения патента (прекращения реализации, ввоза продукции в страну и т.п.).

Пример 1. При нашей поставке в Нидерланды одного из типов малогабаритных транзисторных радиоприемников, нарушивших три действующих патента фирмы "Филипс", патентовладелец сразу же после появления этих приемников в магазинах Амстердама возбудил иск о прекращении их продажи. Суд в короткий срок рассмотрел иск фирмы и постановил, что всю партию приемников ответчик должен незамедлительно вывезти из страны, а в противном случае — уплатить штраф в размере 1000 гульденов (что почти в 10 раз превышает продажную стоимость) за каждый приемник, если он будет продан. Материальных претензий фирма нам не предъявила.

К косвенным нарушениям относятся соучастие в нарушении патента, подстрекательство к этому нарушению, ремонт или реконструкция объекта, если это предполагал делать сам патентовладелец, а иногда и поставка запасных частей и деталей к объекту.

Пример 2. Американская фирма "Фромберг" получила патент на устройство для ремонта бескамерных шин с применением специальных резиновых пробок. Две другие фирмы начали изготовлять и поставлять аналогичные пробки. По иску фирмы "Фромберг" суд установил, что указанные пробки могут применяться только в запатентованном устройстве и нигде более, и поэтому признал факт косвенного нарушения патента.

Однако суммы возмещения за такого рода косвенное нарушение обычно невелики, причем заранее оценить их очень трудно. По этим причинам и также учитывая, что подобные случаи в практике наших организаций достаточно редки, оценивать ущерб при косвенном нарушении патента обычно нет необходимости.

Зависимость объема претензий от категории контрафактного объекта

Если вид нарушения патента (например, продажа контрафактной продукции) позволяет патентовладельцу наряду с другими санкциями (как требование о прекращении нарушения патента, наложение ареста на контрафактный товар и т.п.) потребовать и возмещения материального ущерба (например, упущенной выгоды), то конкретный объем этих претензий (сумма возможного иска) во многом определяется категорией контрафактного объекта.

Для устройств (изделий) и веществ (материалов, медикаментов и т.п.) объем претензий, как правило, определяется в зависимости от общей суммы продаж контрафактного товара за весь период нарушения патента и полученной при этом прибыли.

При нарушении патентов на технологические процессы или иные способы (например, способ неразрушающего контроля данного вида продукции), когда трудно, либо вообще невозможно, оценить материальный ущерб владельца нарушенного патента от конкретных продаж продукции, применения запатентованной технологии или иных действий нарушителя, то чаще всего этот ущерб определяется в виде соразмерного возмещения в пределах средней стоимости лицензии на соответствующую технологию или иной применяемый способ с учетом всех видов лицензионных платежей. При этом суды многих стран, определяя размер возмещения ущерба, исходят из того принципа, что нарушитель патента ни в коем случае не должен оказаться в лучшем положении, чем лицензиат, приобретающий лицензию в обычном порядке..

Пример 1. При внесудебном (по взаимной договоренности) решении вопроса о возмещении ущерба американской фирме "Дженерал Моторс", в связи с нарушением пятью японскими автомобильными фирмами ее патента на способ окраски изделий в электростатическом поле, была достигнута договоренность о компенсации ущерба в размере стоимости лицензии на этот способ, исчисленной применительно к другим соответствующим технологиям используемым в автомобильной промышленности с учетом конъюнктуры мирового рынка в этой отрасли.

Если же патентовладелец требует возмещения ущерба в связи с нарушением его патента на способ изготовления продукта, выданного в стране, где законом (или судебной практикой) предусматривается косвенная защита продукта патентом на способ его получения, то тогда сумма ущерба определяется уже не возможной стоимостью лицензии на данный способ (хотя и это возможно, и в практике случается), а чаще всего - исходя из суммы продаж продукта, произведенного непосредственно запатентованным способом и полученной при этом прибыли.

Пример 2. Американская фирма "Дженерал Электрик" при нарушении выданного ей в ФРГ (в этой стране предусмотрена косвенная защита продукта) патента на способ получения искусственных алмазов потребовала возмещения своего ущерба на основе общей стоимости и прибыли от поставленного в ФРГ нарушителем режущего инструмента с использованием искусственных алмазов.

Подход, связанный с оценкой объема возможных претензий на лицензионной основе, чаще всего имеет место и при нарушении патентов на штаммы микроорганизмов и на технологические способы с их применением.

Зависимость возможных претензий от степени защиты объекта техники патентом

Зависимость возможных претензий от предмета нарушенного патента определяется тем, в какой мере нарушенный патент распространяется на контрафактный объект.

Если он распространяется на объект в целом, то объем претензий (сумма возможного иска) определяется, как правило, на основе общей стоимости продаж (или иных форм реализации) всей партии контрафактного товара (или стоимости лицензии на него).

К числу патентов, распространяющихся на объект в целом можно, в частности, отнести патенты на следующие изобретения:

общая компоновка устройства;

общая кинематическая схема механического устройства;

общая электрическая (принципиальная или функциональная) схема электрического устройства (но не отдельные элементы этой схемы);

технологический процесс (способ) в целом (но не отдельные его стадии, операции и т.п.);

состав веществ (материала) — количественный или качественный.

Если же патент выдан только на определенный узел или часть устройства (составная часть, комплектующее изделие и т.п.), то возможные претензии по сложившейся практике (в том числе и судебной) обычно исчисляются на основе стоимости являющихся предметом нарушенного патента конкретных агрегатов, узлов, комплектующих изделий в реализованной (проданной) продукции и не могут определяться стоимостью устройства в целом, независимо от значимости этих узлов, комплектующих и т.п. для устройства в целом. Естественно, что в сумму иска входит только реально полученная нарушителем прибыль от этих продаж (т.е. упущенная выгода владельца нарушенного патента).

Пример: При поставке наших тракторов в Индию был нарушен патент английской фирмы "Глосье" на центрифугу — один из важных узлов трактора. Фирма потребовала компенсации понесенного уцерба, исчислив его только на основе стоимости общего числа центрифуг, установленных на всех поставленных в Индию тракторах, но не из стойкости этих тракторов, хотя без центрифуги трактор эксплуатировать нельзя.

Если нарушенный патент выдан только на определенную часть технологического процесса (способа), но не на способ целом, то судебная практика придерживается принципа исчисления ущерба на основе соразмерного его возмещения в пределах лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить владелец патента за эту стадию или операцию общего технологического процесса, на которую выдан его патент. Случаев применения института косвенной защиты с учетом стоимости реализованного продукта по способу в целом в такой ситуации на практике не отмечалось.

Что касается веществ, то если нарушенный патент выдан на один из нескольких исходных продуктов, используемых для получения вещества химическим или иным путем, то обычно объем претензий определяют на основе общей стоимости только того исходного продукта, который является предметом патента и был наряду с другими использован при изготовлении данного вещества. Это же относится к патентам на вещества, которые используются в качестве катализаторов и в конечный состав продукта не входят (например, алюмосиликаты, применяемые в качестве катализаторов в реакциях полимеризации). Здесь также ущерб владельца нарушенного патента может быть исчислен только на основе общей стоимости катализатора, использованного в производстве данной партии продукта.

Зависимость возможных претензий от степени защиты объекта техники патентом

общая компоновка устройства;

общая кинематическая схема механического устройства;

технологический процесс (способ) в целом (но не отдельные его стадии, операции и т.п.);

состав веществ (материала) — количественный или качественный.

Другие факторы, которые необходимо учитывать при оценке экономических последствий нарушения патента

В ряде случаев при оценке экономических последствий, связанных с нарушением патентов, следует учитывать и другие факторы, как относящиеся к возмещению ущерба патентовладельца (например, выплаты процентов по убыткам, которые он понес за время до принятия судом решения об их возмещении), так и связанные с другими причинами (например, компенсация потребителей, понесших убыток от приобретения контрафактного товара.)

Пример 1. Американская фирма "Девекс" предъявила в суде иск к фирме "Дженерал Моторс" о начавшемся в 1957 г. нарушении патента. Однако лишь в 1980 г. с решил это депо в пользу истца и одновременно, в связи длительным временем, в течение которого ущерб йен возмещен не был, присудил ответчика к уплате процентов в размере 11 млн. долл.

Пример 2. В уже упоминавшемся деле о нарушении патентов фирмы "Полароид" на фотоаппараты ответчик вынужден был компенсировать ущерб покупателей контрафактных фотоаппаратов, связанньй с тем, что кассеты ответчика по размерам не подходят к кассетам истца, выпускать свои кассеты ответчику было запрещено, и ему пришлось заменить каждому покупателю купленный им аппарат на другой той же стоимости с дисковой камерой либо выдать другой товар на ту же сумму (50 долл.), либо вручить одну акцию фирмы стоимостью на тот период в 43,4 долл. В результате с учетом судебных издержек (их платят проигравшая сторона) фирма "Истмен Кодак" понесла общий ущерб (компенсация убытков истца и потребителей) в размере свыше миллиарда долларов.

Важным фактором при оценке возможных претензий патентовладельца является изучение конъюнктуры соответствующего рынка стран, где предполагается реализация товара. При этом следует принять во внимание следующие обстоятельства:

степень насыщения рынка аналогичным товаром;

конкурентоспособность нашего товара на этом рынке,

степень удовлетворения спроса потребителей данного товара;

наличие на данном рынке конкурентов;

уровень средних цен на аналогичный товар.

Кроме того, с учетом уровня цен, следует определить, превышает ли прибыль от продажи контрафактного товара ту прибыль. которую можно получить от продажи незапатентованного товара (это поможет оценить величину упущенной выгоды патентовладельца).

В отдельных случаях может возникнуть вопрос о возмещении патентовладельцу еще и прямого ущерба, понесенного им в связи с нарушением его патента (например, уже сделанных им затрат, приготовлений и т.п., оставшихся по тем или иным причинам нереализованными из-за нарушения патента), причем здесь необходимым условием является наличие прямой причинно-следственной связи между таким нарушением и понесенным ущербом. Данный вопрос ввиду множества возможных здесь ситуаций нами не рассматривается. В общем же отметим, что следует знать об угрозе и такого рода претензий и при случае уметь оценить их обоснованность и объем.

В результате с учетом всех изложенных выше обстоятельств и факторов, оценивается общий возможный объем претензий патентовладельца в случае предъявления им иска о нарушении его патента. Далее следует сопоставить эту сумму с предполагаемыми судебными издержками, Другими факторами, и после этого уже оценить степень риска при осуществлении данной поставки.

Суммы судебных издержек

Каковы же суммы возможных судебных издержек? Их определяет ряд факторов: длительность процесса, его сложность (необходимость в участии экспертов), представление дополнительных материалов, иногда даже привлечение свидетелей и т.п.).

Однако, нас в данном случае интересует главным образом минимальная сумма судебных издержек, которые, как было сказано, оплачивает проигравшая сторона.

Следует отметить, что здесь оценки специалистов далеко не одинаковы, причем расхождения довольно велики. Тем не менее, основываясь на практике судов и других данных, можно все же сказать, что например, в США самый недорогой, т.е. не очень сложный и, конечно, без последующих апелляций, процесс обходится не менее чем в 10-15 тыс. долл. Примерно такая же картина и в Германии, где судебные издержки в судах первой инстанции по искам до 100 тыс. марок составляют в среднем около 20 тыс. марок (примерно 15 тыс. долл.), а по более крупным искам — значительно больше.

Таким образом, если общая стоимость предполагаемой поставки (нарастающим итогом) не превышает 150 тыс. долл., то практически риск почти отсутствует: даже при нарушении патента его владелец едва ли будет возбуждать судебное преследование, так как гарантии выиграть дело чаще всего не бывает, а судебные издержки, которые будут не меньше суммы возможного возмещения по иску. платить придется проигравшей стороне.

Что касается нашей страны, то пока достаточного опыта в оценке как судебных издержек, так и средней нормы прибыли пока нет, и поэтому провести соответствующее сопоставление еще трудно. Это тем более трудно, что во многих случаях монопольный характер производства и отсутствие конкуренции позволяют монополистам устанавливать непомерные цены на свою продукцию и извлекать огромные прибыли. Правда, российское правительство старается как-то обуздать подобные стремления. Например, в постановлении от 1 ноября 1992 г. установлены предельные уровни рентабельности (т.е. получения прибыли) для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на уровни 10%, и лишь для ограниченного их списка (в основном это опытные производства) — несколько больше. Следует полагать, что с развитием рыночных отношений и появлением подлинной конкуренции, и у нас постепенно эти нормы так или иначе приблизятся к общепринятым в мировой практике.

Например, в мировой практике гранильной промышленности, связанной с производством бриллиантов, существует понятие "валютной эффективности", что означает отношение стоимости бриллианта к стоимости алмаза, из которого он сделан. Так вот, по данным опубликованным в ноябре 1992 г. для нашего Смоленского гранильного завода этот коэффициент составляет в среднем 1,25, что как раз и соответствует мировым показателям в этой области. И если учесть затраты на огранку и другие производственные расходы, то норма прибыли предприятия составит именно те 10%, о которых было сказано выше.

Соответствующая практика будет у нас постепенно совершенствоваться, равно как и судебная практика по этим делам. Это с неизбежностью произойдет, поскольку 14 октября 1992 г. вступил в силу новый Патентный Закон РФ, которым у нас в полной мере введена охрана объектов промышленной собственности (имеются в виду изобретения, полезные модели и промышленные образцы) только патентами исключительного права со всеми вытекающими отсюда последствиями их нарушения.

А во вступившем в силу 20 октября 1992г. Законе об охране программ для ЭВМ прямо указано, что возмещение за нарушение авторских прав на них составит от 5000 до 50000 размеров минимального уровня оплаты труда.

Здесь мы говорили в основном об изобретениях. Что же касается товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований и наименований места происхождения товаров, то в большинстве случаев они являются уже не принадлежностью именно данного товара, а целой группы выпускаемых предприятием товаров, и суммы возможных исков за их нарушения определяются слишком большим числом факторов, включая и чисто субъективные. Поэтому оценить возможный ущерб их владельцев от нарушения прав на эти объекты не так просто.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.dist-cons.ru/

Вернуться